ECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.2662.2012.1
sp. zn. 23 Cdo 2662/2012
USNESENÍ
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně Duracell Batteries BVBA, se sídlem Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgické království, zastoupené JUDr. Davidem Štrosem, advokátem se sídlem Národní 32, 110 00 Praha 1, proti žalované El NIŇO BEVERAGES, a. s. , se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ 27950395, zastoupené Mgr. Vladimírem Trnavským, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná – Fryštát, o ochranu práv z ochranných známek a proti jednání nekalé soutěže, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 153/2008, k dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. ledna 2012, č. j. 3 Cmo 203/2011-549, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Davida Štrosa, advokáta se sídlem Národní 32, 110 00 Praha 1.
Odůvodnění:
Žalobkyně se domáhala ochrany práv z ochranných známek a proti jednání nekalé soutěže žalobou, v níž požadovala, aby žalované byla uložena povinnost poskytnout žalobkyni tam dále popsané informace o původu a distribučních sítích výrobků – energetických nápojů s označením Duracell, zdržet se při svých obchodních aktivitách užívání slova Duracell pro energetické nápoje nebo v souvislosti s energetickými nápoji na území všech členských států Evropského společenství, zdržet se výroby, distribuce a prodeje energetických nápojů pod označením Duracell na území všech členských států Evropského společenství, zdržet se uvádění na trh energetických nápojů v plechovkách válcovitého tvaru o výšce od 12,5 cm do 14 cm a šířce od 4,5 cm do 5,5 cm, při užití kombinace černé a měděné barvy, kdy měděná barva je umístěna nad barvou černou a kdy výška části měděné barvy je od 3,5 cm do 5,5 cm, na území všech členských států Evropského společenství, a dále aby soud přiznal žalobkyni právo uveřejnit rozsudek v rozsahu jeho záhlaví a výroku na náklady žalované ve třech periodikách blíže určených v žalobě.
Jednání, jímž podle tvrzení žalobkyně žalovaná zasahuje do práv žalobkyně z ochranných známek, a to podle §8 zákona o ochranných známkách (dále jen ZOZ), je současně jednáním nekalé soutěže podle §44 odst. 1 obchodního zákoníku (dále jen obch. zák.). Zdržovací nároky uvedené v žalobě žalobkyně tvrdila proti žalované jako nároky z porušení práv vlastníka ochranných známek podle §4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen ZVPPV), a také jako nároky z jednání nekalé soutěže podle §53 obch. zák., nárok na uveřejnění rozsudku na náklady žalované žalobkyně tvrdila proti žalované podle §4 odst. 5 ZVPPV a také podle §155 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.).
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. října 2009, č. j. 19 Cm 153/2008-434, ve znění doplňujícího usnesení téhož soudu ze dne 23. listopadu 2009, č. j. 19 Cm 153/2008-444, rozhodl tak, že žalobu o uložení povinnosti žalované poskytnout žalobkyni tam dále popsané informace o původu a distribučních sítích výrobků – energetických nápojů s označením Duracell zamít l (výrok I.), dále uložil žalované povinnost zdržet se při svých obchodních aktivitách užívání slova Duracell pro energetické nápoje nebo v souvislosti s energetickými nápoji na území všech členských států Evropského společenství (výrok II.), uložil žalované povinnost zdržet se výroby, distribuce a prodeje energetických nápojů pod označením Duracell na území všech členských států Evropského společenství (výrok III.), uložil žalované povinnost zdržet se uvádění na trh energetických nápojů v plechovkách válcovitého tvaru o výšce od 12,5 cm do 14 cm a šířce od 4,5 cm do 5,5 cm, při užití kombinace černé a měděné barvy, kdy měděná barva je umístěna nad barvou černou a kdy výška části měděné barvy je od 3,5 cm do 5,5 cm, na území všech členských států Evropského společenství (výrok IV.), dále rozhodl tak, že žalobkyně má právo uveřejnit rozsudek v rozsahu jeho záhlaví a výroku na náklady žalované, a to vždy jedenkráte v deníku Hospodářské noviny, v deníku MF Dnes a v časopisu Týden, v každé z uvedených tiskovin v rozsahu jedné poloviny jedné tiskové strany s tím, že náklad na jedno takové uveřejnění nesmí přesáhnout částku 150.000 Kč včetně DPH (výrok V.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok VI.).
K odvolání žalované Vrchní soud v Praze (dále jen odvolací soud) rozsudkem ze dne 17. ledna 2012, č. j. 3 Cmo 203/2011-549, rozsudek soudu prvního stupně, ve znění doplňujícího usnesení, ve výrocích II. až VI. potvrdil (I. výrok), dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (II. výrok).
Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně a ztotožnil se i s jeho právním závěrem, že v daném případě je jednání žalované ve vztahu k žalobkyni jednáním protiprávním a „nepoctivým“, jímž porušila práva žalobkyně z jejích ochranných známek (práva vlastníka podle §8 ZOZ) a jímž byly splněny zákonné podmínky generální klauzule nekalé soutěže (podle §44 odst. 1 obch. zák.). Žalobkyně uplatnila své nároky na zdržení se závadného jednání a uveřejnění rozsudku oprávněně (podle §4 ZVPPV i podle §53 obch. zák.).
Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná (dále jen dovolatelka) v zákonné lhůtě dovoláním, z jehož obsahu vyplývá, že je považuje za přípustné podle ustanovení §237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a §237 odst. 3 o. s. ř., neboť se podle ní jedná o rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, neboť řešená právní otázka má zásadní význam nejenom pro tuto věc, ale i pro rozhodovací činnost soudů vůbec.
Důvodnost svého dovolání opírá dovolatelka o ustanovení §241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tj. že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, neboť podle dovolatelky soudy obou stupňů posoudily danou věc v rozporu s hmotným právem.
Dovolatelka nesouhlasí se závěry odvolacího soudu, resp. obou soudů, z nichž vyplývá, že se podle ní jedná o případ, kdy nalézací soudy obou stupňů věc po právní stránce nesprávně posoudily. Pokud jde o posouzení nároků žalobkyně podle ZOZ a ZVPPV, dovolatelka nesouhlasí zejména se závěrem soudů, že jednání žalované naplnilo podmínky jednání, které je reprobováno v §8 odst. 2 ZOZ. Dovolatelka má za to, že žalovaná užívala ochrannou známku, která byla na základě pravomocného rozhodnutí zapsána do rejstříku ochranných známek, oprávněně. Za klíčovou považuje dovolatelka skutečnost, že obě ochranné známky, které byly žalovanou užívány, byly zapsány pro třídy výrobků a služeb 5, 32 a 33, tedy pro jiné třídy výrobků a služeb než třídy, pro něž má zapsány své ochranné známky žalobkyně. Podmínkou aplikace §8 odst. 2 ZOZ je existence protiprávního stavu, avšak podle názoru dovolatelky se zde nemůže jednat o protiprávní stav, a to s ohledem na licenční užívání ochranných známek vlastníka, společnosti žalované. Dovolatelka zdůrazňuje i skutečnost, že žalobkyně, coby vlastník ochranné známky, v průběhu řízení o zápisu obou ochranných známek žalované (č. zápisu 292152 – kombinovaná ochranná známka s právem přednosti od 26. 3. 2007 a č. zápisu 288416 – slovní ochranná známka s právem přednosti od 29. 8. 2006) nepodala po zveřejnění přihlášky ochranné známky námitky. Podle dovolatelky v dané věci není bez právního významu ani skutečnost, že sám Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV) v rámci zkoumání zápisné způsobilosti před zveřejněním přihlášky nedospěl k závěru, že by přihlašované ochranné známky žalované zasáhly do práv žalobkyně. Podle dovolatelky nelze přejít bez povšimnutí skutečnost, že žalobkyně nebyla bdělou při hájení svých subjektivních práv plynoucích z ochranných známek a ač věděla, že byly podány přihlášky zápisu ochranných známek, zůstala zcela pasivní a až sekundárně se domáhá ochrany svého práva na označení a tvrdí nekalosoutěžní jednání. Dovolatelka se domnívá, že pod prismatem aplikace obecné právní zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ nelze žalobkyni jí tvrzené nároky přiznat, pokud v minulosti byla nečinnou a nevyužila procesních nástrojů k obraně před zápisem obou sporných ochranných známek. Navíc dovolatelka podotýká, že obě rozkladová rozhodnutí předsedy ÚPV (ze dne 16. 10. 2009 sp. zn. O-446788 a O-440567) jsou podrobena soudnímu přezkumu v rámci správního soudnictví, přičemž doposud o těchto žalobách nebylo pravomocně rozhodnuto. Dále dovolatelka namítá, že pokud se týče žalobkyniny ochranné známky s dobrým jménem, je zřejmé, že „dobré jméno“ jako určitá vlastnost ochranné známky není jevem trvalým (odkazuje při tom na rozsudek Evropského soudního dvora – dále jen ESD – v řízení o předběžné otázce sp. zn. C-252/07 ve věci Intel). Podle dovolatelky žalobkyně od počátku řízení a v celém jeho průběhu netvrdila ani neprokázala, že vyrábí, resp. uvádí na trh pod ochrannou známkou Duracell, resp. v obalech obdobného tvaru, jaký má elektrický článek a barevné (černo-zlaté) kombinaci, jakýkoliv potravinářský výrobek a tím spíše ne nealkoholický energetický nápoj. Dovolatelka připomíná, že evropská legislativa i judikatura ESD pracuje s pojmem „průměrný spotřebitel“, přičemž žalobkyně se v rámci své podnikatelské činnosti zaměřuje na jinou skupinu spotřebitelů než žalovaná, dále že výrobky žalobkyně (baterie, galvanické články) a žalované (nealkoholické nápoje) nelze považovat ani za výrobky téhož druhu a dokonce ani ne za výrobky, které by měly navzájem komplementární povahu (např. elektrospotřebiče). Z výše uvedených argumentů dovolatelka vyvozuje nepochybný závěr, že oba soudy interpretovaly hmotné právo (ZOZ) způsobem, který je nikoliv konformní se směrnicí č. 89/104/EEC.
Pokud jde o posouzení nároků žalobkyně z titulu nekalé soutěže podle obch. zák., dovolatelka má za to (s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2011 sp. zn. 23 Co 4321/2009), že v daném případě nebylo prokázáno (ani žalobkyně v řízení netvrdila a ani v průběhu řízení nebylo zjištěno), že by žalovaná užívala ochranné známky nesprávným způsobem, tedy například že by jimi označovala jiné druhy výrobků, než pro jaké byly zapsány ÚPV, a neužívala žádných klamavých označení. Dovolatelka se domnívá, že oba soudy při posuzování podmínky jednání v hospodářské soutěži v daném případě nesprávně interpretovaly právní názor Nejvyššího soudu ČR (viz výše). Dále má dovolatelka za to, že naprosto nebyla soudy věnována pozornost posouzení otázky rozporu s dobrými mravy soutěže a poukazuje při tom na pasivitu žalobkyně, která nevyužila svého práva podat námitky proti zápisu předmětných ochranných známek žalované a zápisné řízení tak bylo ukončeno s kladným výsledkem. Závěrem dovolatelka namítá, že soudy obou stupňů nevzaly v úvahu současnou tendenci v právu proti nekalé soutěži (že se neberou v úvahu možné či skutečné újmy bagatelního charakteru), přičemž v dané právní věci není prokázán vznik jakékoliv újmy a není prokázána ani hrozba jejího vzniku. Podle dovolatelky soudy obou stupňů při posuzování možné újmy pro žalobkyni neprovedly vážení postupu, vážení zájmů, vážení možných újem a neuplatnily tak rozhodovací princip proporcionality. Dovolatelka na základě shora uvedených právních argumentů, jak ve vztahu k právu ochranných známek, tak i ve vztahu k nekalé soutěži, má za to, že soudy obou stupňů výrazným způsobem pochybily při interpretaci a aplikaci hmotného práva na daný případ, takže odvolací rozhodnutí je výsledkem nesprávného právního posouzení, a proto navrhuje, aby Nejvyšší soud ČR (dále jen NS ČR) zrušil napadený rozsudek odvolacího soudu a věc vrátil zpět tomuto soudu k opětovnému projednání a rozhodnutí.
K dovolání žalované se opakovaně vyjádřila žalobkyně. Nejprve se vyjádřila k tvrzené zákonnosti užívání ochranných známek žalované „Duracell energy drink“, které byly později prohlášeny za neplatné. Ve shodě s rozhodnutím obou soudů má žalobkyně za to, že známkovou registraci a licencované užívání ochranných známek nelze považovat za jediný rozhodující faktor pro posuzování zákonnosti jednání žalované. Rozhodující je povaha takového jednání a zřejmý úmysl žalované využít koncept výrobku baterií žalobkyně Duracell (včetně ochranných známek a designových práv a dobré pověsti získané pro tuto značku v důsledku žalobkyniných snah). K námitce dovolatelky ohledně pasivity žalobkyně, jež vedla k zápisu ochranných známek žalované „Duracell energy drink“, a z toho důvodu podle dovolatelky žalobkyni nenáleží jakákoli požadovaná ochrana v souladu se zásadou „vigilantibus iura scripta sunt“, žalobkyně uvádí, že se žalovaná touto argumentací snaží omezit možnost ochrany individuálních subjektivních práv uplatňovaných žalobkyní v předmětné věci. Podle žalobkyně neexistuje žádný právní základ pro to, aby se tato zásada užívala pro omezení práv na ochranu před nezákonným jednáním. K námitce žalované, že dobrá pověst ochranných známek žalobkyně není neměnnou vlastností, v čase se vyvíjí a musí být dostatečně prokázána, žalobkyně podotýká, že podle rozhodnutí ÚPV (ve věci O-168132) se při posuzování dobrého jména ochranné známky vychází zejména z hledisek kvalitativních a kvantitativních (rozsah známosti známky u veřejnosti v zemi, v níž je požadována ochrana). Žalobkyně k argumentaci nabízí citaci z vybraných soudních rozhodnutí (rozsudek ESD ve věci C-375/97, rozhodnutí německého Nejvyššího soudu ve věci Fabergé z r. 2002, rozhodnutí OLG Hamburk ve věci „Yves Rocher“ – kosmetické přípravky versus nápoje). K námitce žalované, že soudy rozhodly v rozporu s rozsudkem ESD ve věci C-252/07 (případ INTEL), žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí je v souladu s rozsudkem ve věci INTEL a že odvolací soud rozhodl plně v souladu se zásadami vyslovenými v tomto rozhodnutí. Žalobkyně má za to, že s ohledem na závěry soudu a ÚPV nejsou pochyby o silné dobré pověsti a rozlišovací způsobilosti ochranných známek žalobkyně, které sahají mnohem dál než v rámci jejich rozsahu známkové ochrany a jejich dotčené veřejnosti. Dále žalobkyně uvádí, že pokud se týká relevantní veřejnosti dotčené ochrannými známkami žalobkyně (bateriemi) a označeními žalované (energetické nápoje), obě kategorie výrobků jsou nabízeny k prodeji ve stejných obchodech a kupovány tou nejširší a nejobecnější kategorií spotřebitelů zboží každodenní spotřeby bez jakékoli specializace nebo specifických zájmů. Proto je nevyhnutelné, že stejní spotřebitelé budou konfrontováni s oběma kategoriemi výrobků žalobkyně i žalované a že stejní spotřebitelé budou zasaženi a osloveni dobrou pověstí známek Duracell a účinkem nezákonného jednání žalované (k tomu žalobkyně odkazuje na případ rozhodnutí ÚPV ze dne 21. 4. 2010 ve věci O-463319 CRAZYWOLF ENERGY DRINK – zamítnutí přihlášky prostorové ochranné známky). K tvrzení dovolatelky o absenci soutěžního vztahu mezi účastníky z důvodu, že každý z nich působí v odlišném tržním segmentu, žalobkyně uvádí, že touto argumentací žalovaná uplatňuje již překonaný a zastaralý výklad konceptu soutěžního vztahu a relevantního trhu (viz rozhodnutí NS ČR sp. zn. 23 Cdo 1345/2009 a sp. zn. 29 Odo 106/2001, rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 253/97 a sp. zn. 3 Cmo 328/94, publikované právní názory v komentáři obch. zák. a v systému ASPI, jakož i nedávné rozhodnutí NS ČR sp. zn. 23 Co 2343/2009 ze dne 20. 9. 2010). Žalobkyně odkazuje na právní argumentaci Nejvyššího rakouského soudu v případu BOSS (sp. zn. 4 Ob 105/97 ze dne 13. 5. 1997), v němž známá značka BOSS byla předmětem útoku energetickým nápojem (viz právní věta: „…užívání označení BOSS pro energetické nápoje je nečestným využíváním slavné registrované značky pánských oděvů BOSS a toto jednání je porušením §1 zákona proti nekalé soutěži“ ), dále na známý případ „Telefonnummer 4711“ (publikovaný v BGH GRUR 1990, 711), v němž byl symbol světově známé kolínské vody zneužit jako telefonní číslo taxislužby, dále na rozsudek německého Nejvyššího soudu (ze dne 29. 11. 1984, GRUR 1985, 550), z něhož vyplývá, že se žalovaný „pověsil“ na cizí známku a užíval toto cizí označení pro prodej a propagaci svých vlastních výrobků, a dále na rozhodnutí Krajského soudu v Praze v případu SEMTEX (sp. zn. 1 Cm 429/96 ze dne 14. 4. 2000). Žalobkyně má za to, že na základě odůvodnění napadeného rozhodnutí a v souladu s výše uvedenými skutečnostmi je zřejmé, že právní posouzení věci v části otázky soutěžního vztahu stran je správné a v plném souladu s judikaturou a odbornou literaturou a že dovolání žalované je proto nepřípustné. S ohledem na uvedené skutečnosti a široký rozsah ochrany značky Duracell považuje žalobkyně tvrzení žalované, že ochranné známky „Duracell energy drink“ byly registrovány a užívány pro úplně odlišné výrobky než je značka Duracell a že průměrný spotřebitel nebude považovat tyto výrobky (energetické nápoje) za komplementární výrobkům chráněným značkou Duracell, za irelevantní. K opakovanému tvrzení žalované, že užívání předmětných ochranných známek „Duracell energy drink“, které byly v rozhodné době registrované, nemůže být považováno za protizákonné, neboť byly platně zapsané a žalované byla platně poskytnuta licence k jejich užívání, žalobkyně uvádí, že žalovaná nepřihlíží ke skutečnosti, že užívání zapsaných ochranných známek může být také nekalou soutěží a právem zakázáno (viz prvorepubliková rozhodnutí NS ČSR a současná rozhodnutí vrchních soudů). Žalobkyně považuje napadené rozhodnutí odvolacího soudu za správné (odkazuje např. na rozhodnutí OHIM ve věci R 0404/2004-14 ze dne 17/01/2006 SER – CADENA SER a na odůvodnění výše uvedeného rozhodnutí ve věci SEMTEX) a námitky žalované za irelevantní, neboť žalovaná těží z rozlišovací způsobilosti a dobré pověsti dřívějších ochranných známek žalobkyně, jde tedy o protizákonné jednání žalované. Žalobkyně má za to, že žalovaná nesplnila zákonné důvody a podmínky přípustnosti dovolání.
Dovolání v této věci není přípustné.
Podle ustanovení §236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Jde-li o rozsudek, jímž byl odvolacím soudem potvrzen v pořadí první rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, přichází v úvahu přípustnost dovolání jen podle ustanovení §237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.
O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle §241a odst. 2 písm. a) a §241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží (§237 odst. 3 o. s. ř.).
Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní, vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tak zásadně důvod podle §241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a není jím naopak důvod, kterým by bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§241a odst. 3 o. s. ř.).
Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam, řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Přípustnost dovolání pak není založena pouhým tvrzením dovolatele, že rozhodnutí odvolacího soudu zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu, že tomu tak vskutku je.
V projednávané věci - jak je patrno z obsahu dovolání - dovolatelka (žalovaná) vytýkala oběma soudům, že nesprávně právně posoudily věc, když dospěly k závěru, že jednání žalované (užívání kombinované a slovní ochranné známky žalované „Duracell energy drink“ na výrobky žalované – energetické nápoje) naplnilo podmínky jednání, které je reprobováno dle §8 odst. 2 ZOZ a §44 odst. 1 obch. zák.
Dovolací soud, jsa vázán uplatněnými dovolacími důvody, dovodil, že soudy dospěly ke správnému závěru, že v daném případě lze žalobkyni přiznat uplatněné nároky, tj. konkrétně lze žalované uložit, aby se zdržela při svých obchodních aktivitách užívání slova Duracell pro energetické nápoje nebo v souvislosti s energetickými nápoji na území všech členských států Evropského společenství, aby se zdržela výroby, distribuce a prodeje energetických nápojů pod označením Duracell na území všech členských států Evropského společenství a aby se zdržela uvádění na trh energetických nápojů v plechovkách válcovitého tvaru o výšce od 12,5 cm do 14 cm a šířce od 4,5 cm do 5,5 cm, při užití kombinace černé a měděné barvy, kdy měděná barva je umístěna nad barvou černou a kdy výška části měděné barvy je od 3,5 cm do 5,5 cm, na území všech členských států Evropského společenství, a dále lze žalobkyni přiznat právo uveřejnit rozsudek v rozsahu jeho záhlaví a výroku ve třech periodikách blíže určených v žalobě na náklady žalované.
Oba soudy dospěly v souladu s hmotným právem k závěru, že v předmětné záležitosti se jedná o porušení práv žalobkyně z ochranných známek s dobrou pověstí a o jednání nekalé soutěže žalované. Vyšly ze zjištění, že žalobkyně je vlastníkem ochranných známek s dobrým jménem ve smyslu §8 odst. 2 písm. c) ZOZ – v tomto poukázal na dlouhodobost užívání a masivnost propagace předmětu ochrany těchto ochranných známek (označení DURACELL a podoby výrobků), jež je spojeno i se známostí a dlouhodobostí prodeje výrobků žalobkyně. V případě označení DURACELL a provedení obalu výrobku žalované dospěl k závěru, že se jedná o shodu s chráněným označením žalobkyně dle jejích národních ochranných známek č. zápisu 135114 (slovní ochranná známka DURACELL) a č. zápisu 254733 (barevná prostorová ochranná známka v této podobě ), shodně i podle komunitárních ochranných známek č. 64527 (slovní ochranná známka DURACELL) a č. 146670 (barevná 3D ochranná známka v této podobě ), přičemž žalovaná tak nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména uvedených ochranných známek s dobrým jménem. V řízení bylo prokázáno, že žalovaná distribuovala na trh v ČR a posléze i v dalších zemích Evropské unie (EU) energetický nápoj v obalu (plechovce) této podoby:
Nepoctivost jednání žalované spatřuje soud v tom, že si žalovaná zvolila pro svůj výrobek tvar, provedení a označení shodné jako u výrobku žalobkyně, aby vyvolala asociaci s kvalitním výrobkem žalobkyně, navázala na část reklamního sloganu s ním spojenou, že „dlouho vydrží“ a tuto evokovala jako účinek svého energetického nápoje. Tím podle soudu žalovaná získává neoprávněnou výhodu, kterou by jinak nedosáhla. Soudy se rovněž podrobněji zabývaly územním dopadem svého rozhodnutí, v němž připomenuly, že ohledně práv z ochranných známek Společenství rozhoduje jako soud Společenství podle čl. 97 a čl. 92 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Pokud v řízení bylo prokázáno závadné jednání žalované v dalších zemích EU, pak bylo na místě uložení povinnosti žalované závadného jednání se v budoucnu zdržet na celém území EU. Žalobkyně v řízení prokázala dobré jméno označení DURACELL a dobré jméno chráněné podoby uvedených prostorových ochranných známek. Obal výrobku žalované převzetím názvu, typické podoby, barevné kombinace, navíc s doplněním o označení +, jednoznačně i podle odvolacího soudu vyvolává asociaci s uvedenými ochrannými známkami žalobkyně. Podle názoru odvolacího soudu výrobky účastníků (baterie a nápoje) spotřebitelská veřejnost sice nezamění, avšak v dojmu z nich si vytvoří spojení, souvislosti (k tomu viz rozsudky ESD v případech C-408/01 a C-487/07). Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavřel, že jde o jednání ve vztahu k žalobkyni zcela protiprávní a „nepoctivé“, žalovaná se nijak o uvedené dobré jméno označení žalobkyně nezasloužila, na nákladech žalobkyně s jejich propagací se nijak nepodílela, pouze se snaží pro sebe je využít. Žalovaná svým jednáním porušila práva žalobkyně z jejích ochranných známek (práva vlastníka) podle ZOZ a že toto její jednání splňuje současně podmínky generální klauzule nekalé soutěže dle §44 odst. 1 obch. zák. Odvolací soud na základě uvedeného dospěl k závěru, že dochází-li bez souhlasu žalobkyně k napodobování názvu a podoby jejích výrobků (soutěžních výkonů) žalovanou k její vlastní nabídce výrobků (soutěžních výkonů), a tedy k prosazení se na trhu, je takto vymezené jednání žalované jednáním v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit žalobkyni újmu při jejích soutěžních výkonech, nehledě k újmě na její ochranné známce. Odvolací soud navíc doplnil, že jednání žalované je rovněž parazitní soutěží podle §48 obch. zák., neboť příznačnost označení DURACELL včetně podoby výrobků, jež žalobkyně u tuzemské veřejnosti prosadila, žalovaná protiprávně využila ve svůj prospěch (svých soutěžních výkonů).
Dovolací soud se ztotožňuje se závěry soudů, že v posuzovaném případě žalovaná svým jednáním porušila práva vlastníka z ochranných známek (zde žalobkyně). Jednání žalované naplnilo podmínky jednání, které je reprobováno v §8 odst. 2 ZOZ, přestože žalovaná užívala svoji ochrannou známku, která byla na základě pravomocného rozhodnutí zapsána do rejstříku ochranných známek. K tomu dovolací soud dodává, že z již dříve vydaných soudních rozhodnutí (např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 1446/94) správně vyplývá, že užití i zapsané ochranné známky nevylučuje protiprávní jednání vlastníka ochranné známky - např. nekalosoutěžní jednání. Uvedený závěr nezpochybní ani to, že ochranné známky žalované byly zapsány pro třídy výrobků a služeb 5, 32 a 33, tedy pro jiné třídy výrobků a služeb než třídy, pro něž má zapsány své ochranné známky žalobkyně (blíže viz např. rozhodnutí ÚPV O-170235 ze dne 3. 5. 2004, které zohledňuje hledisko průměrného spotřebitele, jenž zpravidla o tomto zatřídění ani neví a druh výrobků a služeb vnímá podle jiných kritérií, jako je zejména jejich účel a použití). V případech užití ochranných známek se posuzuje zaměnitelnost označení z několika hledisek (vizuálního, fonetického, významového), přičemž všechna tři hlediska nestojí v rovné řadě a v některých případech může jedno z nich převažovat nad druhým nebo ostatními (blíže viz rozhodnutí ÚPV O-148810 ze dne 11. 4. 2002, dále též rozhodnutí ÚPV O-165735 ze dne 4. 11. 2003). K námitce dovolatelky (žalované), že žalobkyně nebyla bdělou při hájení svých subjektivních práv plynoucích z ochranných známek a ač věděla, že žalovaná podala přihlášky k zápisu svých ochranných známek, zůstala zcela pasivní, tudíž z tohoto důvodu nelze žalobkyni přiznat jí tvrzené nároky, pokud v minulosti byla nečinnou a nevyužila procesních nástrojů k obraně před zápisem obou sporných ochranných známek, dovolací soud uvádí, že práva vlastníka ochranné známky (žalobkyně) jsou chráněna před neoprávněným užíváním podle §8 odst. 2 písm. c) ZOZ („nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu “), přičemž zákonná omezení ochrany práv vlastníka ochranné známky ve smyslu §10 až 12 ZOZ nelze v konkrétním posuzovaném případě aplikovat, ani jiná omezení ochrany práv vlastníka z citovaného zákona nevyplývají. Dovolací soud má za to, že dovolatelkou zmiňovanou zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“ je třeba v daném případě vykládat pouze tak, že žalobkyni jako vlastníku ochranné známky náleží po celou dobu veškerá možná zákonná ochrana práv z ochranných známek, přestože dříve nestihla využít ochranu proti zásahu do svých práv z ochranných známek včasným podáním námitek proti zápisu ochranné známky žalované do rejstříku ÚPV podle §25 ZOZ. Ochrana práv vlastníka z ochranných známek vyplývá dále také z §32 ZOZ („ ÚPV v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s §4 nebo §6“ ), přičemž tato možnost ochrany žalobkyně podle §32 odst. 3 ZOZ byla v daném případě využita. Pokud jde o dovolatelkou zmíněná rozkladová rozhodnutí předsedy ÚPV (ze dne 16. 10. 2009 sp. zn. O-446788 a O-440567), která jsou podrobena soudnímu přezkumu v rámci správního soudnictví, přičemž doposud o těchto žalobách nebylo pravomocně rozhodnuto, dovolací soud zdůrazňuje, že soud prvního stupně opírá svůj závěr o závěry rozhodnutí předsedy ÚPV (prohlášení ochranných známek žalované č. zápisu 292152 a 288416 za neplatné; dovodil v obou případech dobré jméno ochranných známek žalobkyně), a to v souladu s §135 odst. 2 o. s. ř. (soud ve svém rozhodnutí vychází z rozhodnutí jiného orgánu). K námitce dovolatelky, že „dobré jméno“ jako určitá vlastnost ochranné známky není jevem trvalým, dovolací soud uvádí, že soud prvního stupně i soud odvolací (na str. 6 až 7 rozsudku odvolacího soudu) dostatečně odůvodnily, že ochranné známky žalobkyně (slovní i prostorové) mají dobré jméno (dobrou pověst, renomé), jež je vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb žalobkyní takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Známka s dobrým jménem (dobrou pověstí, renomé) je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a kolidujícím označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou (viz též rozsudek ESD Adidas – Salomon, C-408/01). Pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilosti ochranné známky (viz např. v rozhodnutí L´Oréal SA, C-487/07, body 38 – 41), označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, dojde k ní tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána, jelikož užívání identického nebo podobného označení třetími osobami vede k roztříštění identity ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Co se týče pojmu „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, neváže se na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné kořistění jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem. K další námitce dovolatelky, že žalobkyně nevyrábí, resp. neuvádí na trh pod ochrannou známkou Duracell, resp. v obalech obdobného tvaru, jaký má elektrický článek, a barevné (černo-zlaté) kombinaci, jakýkoliv potravinářský výrobek a tedy ani ne nealkoholický energetický nápoj, a že se, vnímáno z hlediska „průměrného spotřebitele“, žalobkyně v rámci své podnikatelské činnosti zaměřuje na jinou skupinu spotřebitelů než žalovaná, a proto výrobky žalobkyně (baterie, galvanické články) a žalované (nealkoholické nápoje) nelze považovat ani za výrobky téhož druhu, dovolací soud uvádí, že v daném případě není vůbec rozhodující výrobek (baterie nebo nápoj), který je označován ochrannou známkou, ale způsob užití označení nebo i ochranné známky žalované. Je-li z konkrétního způsobu používání označování výrobků žalovanou patrné, že se jedná o parazitování na dobrém jménu ochranné známky žalobkyně, o „free-riding“ (vezení se, těžení, kořistění z dobrého jména) či o jiný podobný způsob označování, jímž žalovaná zasahuje do práv žalobkyně, není zapotřebí zkoumat, jaký druh výrobků je takto označován. Rovněž není v dané souvislosti rozhodující, zda žalovaná označuje své výrobky ochrannou známkou (dříve řádně zapsanou, jak sama opakuje ještě i v dovolání) nebo zda je označuje jakýmkoliv jiným označením (běžným, neregistrovaným).
Oba soudy dospěly ke správnému právnímu závěru, že jednání žalované naplňuje současně všechny tři základní podmínky generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu §44 odst. 1 obch. zák. Podle názoru dovolacího soudu oba nižší soudy naplnění všech tří podmínek generální klauzule nekalé soutěže v posuzovaném jednání žalované dostatečně odůvodnily. K námitce dovolatelky (žalované), že zde není naplněna podmínka „jednání v hospodářské soutěži“, pokud žalobkyně nabízí výrobek (baterie) odlišný od výrobku žalované (nealkoholický nápoj), dovolací soud zdůrazňuje, že pojetí tohoto prvního znaku generální klauzule je mnohem širší, než uvádí dovolatelka (blíže např. právní názor v rozhodnutí NS ČR sp. zn. 23 Co 1345/2009 ze dne 28. 5. 2010, který byl nižšími soudy v jejich rozsudcích k této věci správně interpretován). Naplnění druhé podmínky generální klauzule nekalé soutěže, totiž „rozporu jednání s dobrými mravy soutěže“, bylo také nižšími soudy dostatečně odůvodněno; podle názoru dovolacího soudu soudy nižších stupňů poukázaly zcela správně na parazitické jednání, při němž ze strany žalované dochází k napodobování názvu a podoby výrobků žalobkyně (soutěžních výkonů) k vlastní nabídce výrobků (soutěžních výkonů), a tedy k prosazení se na trhu. Ke třetí podmínce generální klauzule nekalé soutěže, u níž dovolatelka namítá, že soudy nevzaly v úvahu současnou tendenci v právu proti nekalé soutěži (neberou se v úvahu možné či skutečné újmy bagatelního charakteru) a že v daném případě nebyl prokázán vznik ani hrozba vzniku jakékoliv újmy, odvolací soud správně dovodil, že neoprávněné užívání ochranných známek žalobkyně je samo o sobě již jednáním porušujícím dobré mravy soutěže s možnou újmou žalobkyně, spočívající v rozmělnění jejích ochranných známek. Jednání žalované naplňuje také podmínky speciální skutkové podstaty parazitování na pověsti podle §48 obch. zák. (žalovaná protiprávně využila ve svůj prospěch příznačnosti označení DURACELL, včetně podoby výrobků, jež žalobkyně sama prosadila u tuzemské veřejnosti).
Dovolací soud souhlasí s rozhodnutím obou soudů. Soudy dospěly rovněž ke správnému závěru, že nároky žalobkyně z práv vlastníka ochranných známek podle §4 ZVPPV a z nekalé soutěže podle §53 obch. zák. jsou oprávněné.
Z uvedeného vyplývá, že odvolací soud rozhodl v souladu se zákonem, rozhodnutí odvolacího soudu nemá tedy ve věci samé ve smyslu §237 odst. 3 o. s. ř. po právní stránce zásadní význam, proto Nejvyšší soud České republiky uzavřel, že dovolání žalobkyně není podle §237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné.
Lze tak uzavřít, že dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud České republiky je proto, aniž nařizoval jednání, odmítl podle ustanovení §243b odst. 5, věta první, a §218 písm. c) o. s. ř..
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle §243b odst. 5, §224 odst. 1, §151 odst. 1 a §146 odst. 3 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalobkyně právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení za jeden úkon právní služby (sepis vyjádření k dovolání), které sestávají z mimosmluvní odměny advokáta ve výši 1.500,- Kč §1 odst. 2 věty první, §6 odst. 1, §9 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč (§13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění), a po přičtení 21% daně z přidané hodnoty ve výši 378,- Kč (srov. §137 odst. 3 o. s. ř., §37 z. č. 235/2004 Sb., v platném znění), tedy celkem ve výši 2.178,- Kč.
Nejvyšší soud nepřehlédl, že podle ustanovení §151 odst. 2 věty první o. s. ř. by při rozhodování o náhradě nákladů řízení měl určit výši odměny za zastupování advokátem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (jímž je vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů) [část věty před středníkem] a že podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (podle ustanovení advokátního tarifu) by se mělo postupovat, jen jde-li o přiznání náhrady nákladů řízení podle §147 a §149 odst. 2 o. s. ř. nebo odůvodňují-li to okolnosti případu (část věty za středníkem).
Vzhledem k tomu, že Ústavní soud nálezem pléna ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, uveřejněným pod číslem 116/2013 Sb. zrušil (s účinností od 7. května 2013, kdy byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů) vyhlášku č. 484/2000 Sb. jako neústavní a s přihlédnutím ke sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013, č. Org. 23/13, k onomu nálezu, uveřejněnému pod číslem 117/2013 Sb., nicméně Nejvyšší soud uzavírá, že při absenci zvláštního právního předpisu o sazbách odměny za zastupování stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni je namístě postup dle §151 odst. 2 věty první části věty za středníkem o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalovaná dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto usnesení, může žalobkyně podat návrh na výkon rozhodnutí.
V Brně dne 29. října 2013
JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu