ECLI:CZ:NS:2012:23.CDO.4046.2010.1
sp. zn. 23 Cdo 4046/2010
ROZSUDEK
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně TPK, spol. s r.o. , se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská č.p.2714, č.o.28, PSČ 695 19, identifikační číslo osoby 44965117, zastoupené JUDr. Karlem Čermákem, advokátem, se sídlem v Praze - Smíchově, Elišky Peškové 735/15, proti žalované Arla Foods amba, se sídlem v Dánsku, 8260 Viby J, Skanderborgvej 277, zastoupené Mgr. Karin Pomaizlovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Strossmayerovo nám. 977/2, o zákaz užívání ochranné známky na území České republiky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 Cm 75/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. května 2010, č. j. 3 Cmo 330/2009-160, takto:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. května 2010, č. j. 3 Cmo 330/2009-160, v rozsahu, v němž odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalované zakázal ve lhůtě dvou měsíců od právní moci rozsudku na území České republiky užívat slovní ochrannou známku Společenství č. 242990 „APETINA“ pro „mléko a mléčné výrobky, potravinářské tuky“, zapsané ve třídě 29, a v navazujících výrocích o náhradě nákladů řízení se zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. června 2009, č. j. 41 Cm 75/2008-82, zamítl žalobu s návrhem, aby žalované byl uložen zákaz užívat slovní ochrannou známku Společenství č. 242990 „APETINA“ pro „mléko a mléčné výrobky, potravinářské tuky“ zapsané ve třídě 29 a pro „omáčky (koření)“ zapsané ve třídě 30 na území České republiky (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).
Mezi účastníky nebylo sporným, že žalobkyně je majitelkou v žalobě specifikovaných národních slovních ochranných známek obsahujících slovní prvek „APETITO“ zapsaných pro vybrané výrobky a služby ve třídě 29, všech s právem přednosti před přístupem České republiky k Evropské unii. Dále nebylo sporu o tom, že žalovaná dováží do České republiky výrobek (sýr balkánského typu) označený slovní ochrannou známkou Společenství „APETINA“, kterou vlastní žalovaná. Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že slovní ochranná známka EU žalované „APETINA“ č. 242990 s datem podání přihlášky 1. dubna 1996 je zapsaná ve třídě 29 pro mléko a mléčné výrobky, jedlé (stolní) oleje a tuky a ve třídě 30 – potraviny z obilí, chleba, kořeněné omáčky (omáčky z koření), hotová jídla a snacky, které jsou v této třídě obsaženy.
Při posuzování oprávněnosti žalobního nároku vyšel soud prvního stupně z toho, že obě ochranné známky evokují slovo „apetýt“, resp. „apetit“, což v českém překladu znamená „chuť k jídlu“. Známku žalobkyně „APETITO“ nelze proto považovat ve vztahu k potravině za fantazijní, ale jedná se o slovní označení významové. Je ovšem třeba mít v této souvislosti na zřeteli, že slovní ochranná známka žalobkyně má v oblasti potravinářství nízkou rozlišovací způsobilost, spotřebitelská veřejnost je proto v takových případech přiměřeně obezřetná a vnímá ochrannou známkou jako celek.
Soud prvního stupně proto na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že předmětná ochranná známka Společenství „APETINA“ žalované není ve smyslu ustanovení §51 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), zaměnitelná s ochrannou známkou „APETITO“ žalobkyně a žalobu v celém rozsahu zamítnul.
K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 24. května 2010, č. j. 3 Cmo 330/2009-160, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalované se zakazuje ve lhůtě dvou měsíců od právní moci rozsudku na území České republiky užívat slovní ochrannou známku Společenství č. 242990 „APETINA“ pro „mléko a mléčné výrobky, potravinářské tuky“, zapsané ve třídě 29, jinak zamítavý výrok o zákazu užívání ochranné známky žalované pro „omáčky (koření)“, zapsané ve třídě 30, potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Odvolací soud naznal, že soud prvního stupně měl pro své rozhodnutí učiněna potřebná skutková zjištění v potřebném rozsahu a z těchto učinil i odpovídající skutkové závěry. Odvolací soud se však neztotožnil s právním posouzením soudu prvního stupně ohledně nedůvodnosti uložení žalované zákazu užívat slovní ochrannou známku Společenství č. 242990 „APETINA“ pro „mléko a mléčné výrobky, potravinářské tuky“, zapsané ve třídě 29.
Ze skutkových zjištění dovodil, že odlišení obou ochranných známek ve jmenném rodě poslední slabikou v prvém případě TO a v druhém případě NA za spojení APETI, není rozlišením podstatným. Shodný pojmový význam, jenž oběma označením bude přikládat průměrný spotřebitel, a jejich podobnost vizuální a fonetická, při nichž poslední slabika obou označení není natolik dominantním prvkem, že nepostačuje k jejich jednoznačnému rozlišení, odůvodňuje dle odvolacího soudu závěr o zaměnitelnosti obou označení pro výrobky podobné. Existuje zde nebezpečí, že se veřejnost bude domnívat, že ochrannými známkami označené výrobky pocházejí od jednoho výrobce. Odvolací soud dále dovodil, že žalobkyně jednala při podání přihlášky národní ochranné známky č. 178903 ve znění „APETITO“ v dobré víře, a to vzhledem k datu podání této přihlášky (14. září 1993) oproti datu podání a zveřejnění přihlášky ochranné známky žalované (1. dubna 1996, resp. 12. dubna 1999).
Na základě výše uvedeného odvolací soud uzavřel, že žalobkyně v řízení svůj nárok vlastníka národní ochranné známky ve vztahu k ochranné známce Společenství dle §51 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách v části užívání ochranné známky Společenství pro mléko, mléčné výrobky a potravinářské tuky (tj. pro výrobky zapsané ve třídě 29) prokázala. Pro omáčky (koření), zapsané ve třídě 30, není ochranná známka žalobkyně zapsána, nejde tudíž o výrobky podobné s výrobky třídy 29, proto není důvod zakazovat žalované užívání ochranné známky Společenství ve vztahu k těmto výrobkům.
Rozsudek odvolacího soudu v rozsahu jeho měnícího výroku, tj. výroku, jímž se žalované zakazuje ve lhůtě dvou měsíců od právní moci rozsudku na území České republiky užívat slovní ochrannou známku Společenství č. 242990 „APETINA“ pro „mléko a mléčné výrobky, potravinářské tuky“, zapsané ve třídě 29, napadla žalovaná včas podaným dovoláním. V dovolání žalovaná uplatnila dovolací důvod podle §241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tj. nesprávné právní posouzení věci.
Dovolatelka předně namítá nesprávné právní posouzení otázky zaměnitelnosti ochranných známek, jelikož v českém jazyce je rozdíl v gramatickém rodu dostatečně výrazný a tedy schopný odlišit od sebe obě označení tak, aby jejich zaměnitelnost byla zcela vyloučena. V tom dovolatelka odkázala na rozhodnutí Tribunálu T-149/06 týkající se přiznání ochrany přihlášce ochranné známce Společenství „CASTELLANI“, kde namítanými ochrannými známkami byly německé národní ochranné známky CASTELLUM a CASTELLUCA. V souvislosti s tímto rozhodnutím dovolatelka namítá, že český spotřebitel je zvyklý setkávat se s označeními, ochrannými známkami obsahujícími označení „apetit“ ve spojení s potravinářskými výrobky, a proto musí pozorněji vnímat koncovku dotčených označení.
Ochranná známka „APETITO“ má nízkou rozlišovací způsobilost, jelikož je tvořena prvkem obecného názvosloví (apetit), naznačujícím všeobecný účinek daných výrobků, tj. „navozující dojem dobré chuti“. Žalovaná proto tvrdí, že slovní prvek „APETIT“ je prvkem obecného názvosloví, který je popisný ve vztahu k jakékoli potravině. V této souvislosti odkazuje dovolatelka i na rozhodnutí Úřadu pro ochranné známky a průmyslové vzory Evropské unie (dále jen „OHIM“) ze dne 19. března 2004 ve věci R-278/2003-2: „Navíc, popisné, generické či obtížně rozlišitelné označení typu „APETIT“ nelze monopolizovat (...)“.
Dovolatelka dále namítá aplikaci §10 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Ten podle jejího názoru nelze vykládat tak, že omezení práv vlastníka ochranných známek se týká pouze obecného výrazu jako takového, nikoli jeho odvozenin, resp. případů, kdy tvoří součást označení nového. Obrana žalované vycházela z rozhodnutí OHIM ze dne 19. března 2004 ve věci R-278/2003-2, které odkazuje na článek 12(b) Nařízení Rady o ochranné známce Společenství a článek 6(b) „směrnice o ochranných známkách“.
Závěrem dovolatelka shrnuje, že označení APETINA je označení pro sýr balkánského typu, který se svým druhem značně liší od druhu sýra APETITO (tavený sýr). Žalovaná svůj sýr dlouhodobě vyrábí a uvádí na trh v zemích Evropské unie, označení APETINA užívá ve spojení s vlastním designem, který se ničím nepřipodobňuje designu výrobku APETITO žalobkyně. Žalovaná tedy užívá označení APETINA v souladu s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, jak požaduje ustanovení §10 zákona o ochranných známkách.
Dovolatelka proto navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil napadené rozhodnutí včetně souvisejících výroků o náhradě nákladů řízení a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Ve vyjádření k dovolání žalobkyně namítá, že zaměnitelnost označení APETITO a APETINA posuzoval již Úřad průmyslového vlastnictví (dále též jen „ÚPV“) v rozhodnutí ze dne 9. února 2004, č. sp. O-193246, v němž dospěl k závěru, že srovnávané ochranné známky jsou zaměnitelné. Žalobkyně dále uvádí, že český zákon o ochranných známkách nezná pojem „ochranná známka se slabou rozlišovací způsobilostí“, na jehož základě staví žalovaná svou argumentaci. K citaci rozhodnutí OHIM ze dne 19. března 2004 ve věci R-278/2003-2 žalobkyně uvádí, že se jedná o citaci vytrženou z kontextu, přičemž OHIM srovnával dvě naprosto odlišná označení.
Žalobkyně v řízení argumentovala rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, č. sp. O-193246. V případě, že ÚPV již vydal rozhodnutí týkající se zaměnitelnosti dvou označení, je soud podle §135 odst. 2, věta druhá, o. s. ř. dle výše uvedeného rozsudku vázán rozhodnutím příslušného správního orgánu. Výroková část rozhodnutí ÚPV je pozitivním rozhodnutím, nicméně tomu koresponduje fakt, že přiznáním ochrany mezinárodní ochranné známce č. 795205 pouze pro „potravinářské oleje a zálivky“ byla zamítnuta požadovaná právní ochrana této mezinárodní známce pro „mléko a mléčné výrobky, potravinářské tuky“, tj. v tomto rozsahu jde o negativní rozhodnutí. Proto nepřiznání ochrany pro tyto výrobky ÚPV žalobkyně považuje za rozhodnutí, ze kterého je namístě vycházet dle ustanovení §135 odst. 2 věta druhá o. s. ř.
Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vyhlášeno po 1. červenci 2009, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009 Sb. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 1 přechodných ustanovení v článku II uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009.
Po zjištění, že dovolání je přípustné podle §237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., jelikož rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném rozsahu změnilo rozhodnutí soudu prvního stupně, se dovolací soud zabýval důvodností podaného dovolání.
Základem právní úpravy pro posouzení důvodnosti dovolání je §51 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách). Podle něj má vlastník národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo přednosti z doby před přístupem České republiky k Evropské unii, právo zakázat v České republice užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže z důvodu shodnosti či podobnosti takovéto národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou.
Jelikož v řízení bylo zjištěno, že žalobkyně je vlastníkem národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před vstupem České republiky do Evropské unie, a žalovaná je vlastníkem ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly na území České republiky rozšířeny na základě přístupu České republiky k Evropské unii, je při posuzování důvodnosti podané žaloby třeba zkoumat, zda jsou namítané ochranné známky APETITO a APETINA podobné, zda jsou užívány pro shodné či podobné výrobky nebo služby a zda mezi nimi existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti včetně pravděpodobnosti asociace.
V řízení bylo zjištěno, že obě ochranné známky jsou zapsány ve třídě 29 pro mléko a mléčné výrobky, jedlé (stolní) oleje a tuky. Ochranná známka žalobkyně je konkrétně používána pro tavené sýry a ochranný známka žalované pro sýr balkánského typu. Ochranné známky jsou tedy užívány pro podobné výrobky.
Další otázkou je, zda jsou ochranné známky APETITO a APETINA podobné. Při posuzování podobnosti ochranných známek se obecně vychází z běžných hledisek, které vytvořila praxe a jsou standardně užívána, jimiž jsou zejména hledisko vizuální, fonetické, sémantické a celkový dojem, jakým předmětná označení působí na průměrného spotřebitele. V případě slovní ochranné známky je třeba vycházet především z hlediska fonetického a sémantického.
Jak již uvedl odvolací soud, výraz „apetit“ je českému spotřebiteli dobře známý pojem, který znamená „chuť“, zejména „chuť k jídlu“. V češtině bude základ tohoto slova vyslovován jako „apetyt“, případně „apetýt“, bude mu přiřazen zcela konkrétní význam, přičemž tento význam se úzce vztahuje k nárokovaným výrobkům a službám (potraviny a s nimi související služby). Výraz „apetit“ by mohl být vnímán jako prvek upozorňující na dobrou chuť označených potravin, případně na služby, které se takových chutných potravin týkají a lze jej zhodnotit jako prvek se sníženým stupněm vlastní rozlišovací způsobilosti, a to přesto, že jej nelze označit vzhledem k daným výrobkům a službám za stricto sensu popisný. Slovní prvek „apeti“ tvoří základ obou ochranných známek, přičemž odlišení spočívá v jejich koncovce, apeti-TO a apeti-NA. Ochranná známka žalobkyně APETITO bude spotřebiteli vyslovována nejspíše jako „apetýto“, ochranná známka žalované bude spíše vyslovována jako „apetina“. Z čistě fonetického hlediska se tedy podoba porovnávaných prvků bude lišit jak v koncové části, tak v rozdílné délce výslovnosti. Ačkoli je v tomto třeba spatřovat odlišnost obou označení, nelze z hlediska fonetického podobnost ochranných známek z hlediska průměrného spotřebitele zcela vyloučit.
Pokud jde o hledisko významové, je nutné souhlasit s odvolacím soudem, že u slova „apetit“ se nejedná o fantazijní slovní prvek, ale o popisný slovní prvek vyjadřující určitý obsah. Významově obě ochranné známky navozují dojem „chutě k jídlu“. I v tomto ohledu lze shledat podobnost obou ochranných známek.
Dále je třeba posuzovat zaměnitelnost ochranných známek. Posuzování, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek, je třeba činit z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek Soudního dvora EU C-210/96 ve věci „Gut Springenheide, R. T. vs. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachtung“, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.
Ochranná známka může na straně veřejnosti vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobná jiné ochranné známce, že může spotřebitele uvést v omyl co do původu takto označovaných shodných nebo podobných výrobků nebo služeb. Dovolací soud přisvědčil dovolatelce, že ochranná známka „APETITO“ má nízkou rozlišovací způsobilost, jelikož je tvořena prvkem obecného názvosloví (apetit). V kontextu posouzení nebezpečí záměny slovní prvky „apetit“, resp. „apetito“, jakožto prvky pozitivně se vztahující k základní vlastnosti potravin (a tedy s nízkým stupněm rozlišovací způsobilosti vzhledem k daným výrobkům a službám) jsou prvky poměrně oblíbenými a ze strany výrobců a poskytovatelů služeb v oblasti gastronomie hojně využívanými. Spotřebiteli je tedy tento prvek poměrně znám a nespojuje si ho s jedním konkrétním vlastníkem ochranné známky; lze důvodně předpokládat, že průměrný spotřebitel se při vnímání předmětných slovních ochranných známek zaměří nikoli pouze na jejich slovní podobu jako takovou, ale i na jejich další prvky, zejména grafické, v jejichž souvislosti je ochranná známka používána. Jelikož je český spotřebitel zvyklý setkávat se s označeními obsahujícími označení „apetit“ ve spojení s potravinářskými výrobky, musí pozorněji vnímat rozdíl v koncovce konkrétního označení. Z toho důvodu nelze dovodit zaměnitelnost obou označení.
Posledním zkoumanou podmínkou ve smyslu §51 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. je asociace se starším označením či ochrannou známkou. To znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starším označením či ochrannou známkou. Pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. To znamená, že se nedá aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění. Takový výklad je v souladu s rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci SABEL, C-251/95. Soudní dvůr zde řešil předběžnou otázku, jaký význam má, že pravděpodobnost (nebezpečí) záměny zahrnuje i pravděpodobnost, že známka může být asociována se starší ochrannou známkou. Soudní dvůr EU mj. uvedl, že kritérium pravděpodobnosti záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost asociace s dřívější ochrannou známkou podle čl. 4 (1)(b) směrnice 89/104/EHS, musí být interpretováno v tom smyslu, že pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěmi ochrannými známkami následkem jejich analogického významového obsahu, není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu tohoto ustanovení. V tomto ohledu lze dospět k závěru, že průměrnému spotřebiteli se s ohledem na četnost výskytu základu slova „apetit“ v gastronomických službách při setkání s ochrannou známkou APETINA může vybavit jiný produkt obsahující stejný slovní základ, např. produkt nesoucí ochranná známka APETITO, avšak bez pravděpodobnosti záměny obou označení.
Z výše uvedeného vyplývá, že dovodil-li odvolací soud, že ochranná známka žalobkyně a žalované je pro výrobky zapsané ve třídě 29 změnitelná, není jeho rozhodnutí správné.
Z výše uvedeného je zřejmé, že uplatněný dovolací důvod podle §241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl v řízení naplněn. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§243a odst. 1 věta první o. s. ř.), rozsudek odvolacího soudu v napadeném rozsahu, jakož i v závislých výrocích o náhradě nákladů řízení zrušil [srov. §242 odst. 2 písm. b) o. s. ř.], podle ustanovení §243b odst. 2, část věty za středníkem, o. s. ř., a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém rozhodnutí o věci (§243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. srpna 2012
JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu