ECLI:CZ:NS:2014:23.CDO.2053.2013.1
sp. zn. 23 Cdo 2053/2013
USNESENÍ
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobce Finstral S.p.A. , se sídlem Rottem, Bolzano, Gastarerweg 1, Itálie, Reg. No. 00122260219, zastoupeného JUDr. Ludmilou Neustupnou, CSc., advokátkou, se sídlem v Praze 1, Revoluční 763/15, proti žalované Fin - stal s.r.o. , se sídlem Lučina 6, PSČ 739 39, identifikační číslo osoby 26881853, zastoupené Mgr. Richardem Kolibou, advokátem, se sídlem v Českém Těšíně, Havlíčkova 190/12, o zákaz porušování práv k ochranné známce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 17/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. dubna 2013, č. j. 3 Cmo 340/2012-175, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve výši 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupkyně.
Odůvodnění:
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. října 2011, č. j. 19 Cm 17/2009-112, zamítl žalobu o uložení povinnosti žalované zdržet se užívání obchodní firmy FINSTAL v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se výrobků, pro které jsou zapsány mezinárodní ochranné známky žalobce č. 510885 a 708112 (bod I. výroku), žalované uložil povinnost zdržet se užívání v obchodním styku označení FINSTAL v souvislosti s výrobky uvedenými v tomto výroku (bod II. výroku) a změnit do 30 dnů od právní moci rozsudku svoji obchodní firmu ve společenské smlouvě tak, aby neobsahovala slovo „FINSTAL“ a podat příslušnému rejstříkovému soudu návrh na zápis změny obchodní firmy v obchodním rejstříku; pokud se týká slova „FINSTRAL“ v obchodní firmě a uložení povinnosti této změny v obchodní firmě, v této části žalobu zamítl (bod III. výroku). Současně rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod IV. výroku).
Soud prvního stupně vyšel z toho, že žalobce od roku 1996 podniká pod obchodní firmou Finstral S.p.A., je vlastníkem kombinované ochranné známky č. 510885 obsahující slovo FINSTRAL, která je chráněna pro výrobky ve třídě 19 od 2. března 1995, a kombinované ochranné známky č. 708112 o znění FINSTRAL, která je chráněna pro výrobky ve třídách 6, 19 od 17. prosince 1998. Žalobce své výrobky – okna, dveře a zimní zahrady aktivně na trhu v ČR nabízí a to prostřednictvím tuzemských prodejců. Žalovaná vznikla v roce 2006 a podniká pod obchodní firmou Finstal s.r.o. ve stavebnictví. Žalovaná podala dne 15. února 2007 přihlášku ochranné známky o znění FINSTAL pro výrobky okna a dveře-instalace, zednické služby. Tato přihláška však byla rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví k námitkám žalobce zamítnuta. Žalovaná však užívá při své činnosti – nabídce prodeje oken a dveří a zednické činnosti označení „logem“ FINSTAL, a to na svých internetových stránkách. Zároveň jako obchodní firmu užívá označení FINSTAL. Uzavřel, že tato označení jsou zaměnitelně podobná se zněním ochranné známky žalobce č. 708112 o znění FINSTRAL. Uvedl, že rozdíl tvořený pouhou jednou hláskou R je zanedbatelný a pro spotřebitele fakticky nepostřehnutelný. Šest ze sedmi písmen je zcela shodných. Žalovaná tedy užívá označení, které je zaměnitelné s ochrannou známkou č. 708112 a to pro shodné výrobky či služby (okna a dveře). Dospěl tedy k závěru, že jednání žalované je v rozporu s ustanovením §8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“). Návrhu žalobce na uložení zákazu zdržet se užívání obchodní firmy FINSTAL v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se výrobků, pro které jsou zapsány mezinárodní ochranné známky žalobce č. 540885 a 78112, soud prvního stupně nevyhověl s tím, že užívat obchodní firmu žalovaná naopak při své podnikatelské činnosti musí podle ustanovení §13a obchodního zákoníku. V této části tedy soud prvního stupně žalobu zamítl.
K odvolání žalované (proti vyhovujícím výrokům) odvolací soud rozsudkem v záhlaví uvedeným rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II., ve vyhovující části výroku III. a ve výroku IV. potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně a pro ověření stavu věci a úplnost zjištění zopakoval některé důkazy.
Uvedl, že při posouzení kolize označení žalované FINSTAL a označení formálně chráněného jako prvek ochranných známek a znění kmene obchodní firmy žalobce FINSTRAL, ale i z hlediska ochrany před nekalou soutěží, je významnou otázka zaměnitelnosti obou označení, která je v zásadě otázkou právní a nikoli skutkovou, a hlediskem rozhodným k jejímu řešení je hledisko průměrného spotřebitele. Ve shodě se soudem prvního stupně měl rozlišení obou označení, za stavu, kdy slovní prvek FINSTRAL je dominantním v chráněném označení žalobce, písmenem R za nedostatečné, jež není způsobilé dostatečně odlišit chráněná označení žalobce od označení žalované. Konstatoval, že jak z vizuálního, tak fonetického hlediska může dojít u průměrného spotřebitele, jenž z ochranných známek žalobce uchovává v paměti výrazný slovní prvek, k záměně obou označení žalobce a žalované, jejich zboží, a to záměně přímé i nepřímé. Odvolací soud tedy uzavřel, že volbu označení a jeho způsob užití žalovanou je třeba považovat za zásah do práv žalobce podle ustanovení §8 odst. 2 písm. b) ZOZ. Označení užívané žalovanou je v rozporu s výlučným právem žalobce podle ustanovení §8 odst. 1 ZOZ a právem se proto žalobce domáhá zdržení se pokračování v tomto závadném jednání a odstranění závadného stavu změnou obchodní firmy žalované.
Dále odvolací soud poukázal na ustanovení §10 ZOZ. Konstatoval, že omezení práv ve smyslu tohoto ustanovení se žalovaná nemůže oprávněně dovolávat. Uvedl, že jí později zvolené znění obchodní firmy je zaměnitelné se zněním starší firmy žalobce a že jí učiněná volba se žalobcem zaměnitelného znění obchodní firmy je jednáním, jež naplňuje i všechny znaky nekalé soutěže podle ustanovení §44 odst. 1 obchodního zákoníku. Dle odvolacího soudu je tedy rovněž i pro nekalou soutěž vzniklý stav závadným a právem se proto žalobce domáhá jeho odstranění.
Odvolací soud tedy uzavřel, že žalobce v řízení uplatněné nároky na zdržení se závadného jednání a odstranění závadného stavu změnou obchodní firmy podle ustanovení §8 odst. 1 a 2 písm. b) ZOZ ve spojení s §4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), podle §10, §12 obchodního zákoníku a §44 odst. 1, §47 a §53 obchodního zákoníku prokázal.
Proti rozsudku odvolacího soudu (proti všem jeho výrokům) podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení §237 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), uplatňujíc dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci.
Dovolatelka předně namítá, že se odvolací soud nesprávně vypořádal s jejími námitkami proti procesnímu postupu soudu prvního stupně.
Dále nesouhlasí se závěry odvolacího soudu, které v dovolání cituje. Dle jejího mínění chybí fonetická i grafická shoda předmětných označení, a to i z hlediska „průměrného spotřebitele“. Namítá, že odvolací soud bral při svém rozhodování v úvahu pouze písemné a vizuální znění předmětných označení, aniž by hodnotil další relevantní kritéria. Upozorňuje na skutečnost, že okruh zákazníků je u obchodní společnosti Finstal s.r.o. výrazně určován místním hlediskem, takže si předmětné společnosti fakticky nekonkurují. Uvádí, že ochranná známka žalobce není na českém trhu výrazně známa, natož v Severomoravském kraji, kde se soustředí podnikatelská činnost žalované. Dle jejího názoru tedy odvolací soud nesprávně vyhodnotil otázku existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, včetně asociace mezi označením a ochrannou známkou.
V závěru dovolatlka navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalobce se k dovolání žalované vyjádřil tak, že je považuje za nepřípustné, že soudy prvního i druhého stupně rozhodovaly věc v souladu s ustálenou judikaturou dovolacího soudu.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. ledna 2013) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, k tomu oprávněným subjektem, se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.
Podle §243f odst. 2 o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno. Bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.
Podle ustanovení §237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak (viz §238 o. s. ř.), je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže odvoláním napadené rozhodnutí je závislé na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo šlo o řešení právní otázky, která dosud v rozhodování dovolacího soudu nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem již vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (viz §241a odst. 1 o. s. ř.).
Dovolání, které není přípustné podle §238a o. s. ř., neshledal dovolací soud přípustným ani podle §237 o. s. ř., neboť dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož může dojít u průměrného spotřebitele k záměně obou označení (Finstral a Finstal) žalobce a žalované, jejich zboží, je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu k výkladu otázky, zda došlo užíváním podobného označení k porušení práv k ochranné známce podle ZOZ (srov. v této souvislosti zejména rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 23 Cdo 4384/2008, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2009, sp. zn. 23 Cdo 3199/2007).
Jestliže dovolatelka dále namítá, že se odvolací soud nevypořádal s jejími námitkami proti procesnímu postupu soudu prvního stupně, uplatňuje vadu řízení, k níž by však dovolací soud mohl ve smyslu §242 odst. 3 o. s. ř. přihlédnout pouze za předpokladu, že by se jednalo o přípustné dovolání, což v dané věci zjevně není.
Dovolatka, která (jak uvedeno shora) dovolání směřuje proti všem výrokům napadeného rozhodnutí, nicméně ve vztahu k akcesorickým výrokům neuplatňuje žádnou dovolací argumentaci, takže ohledně nich neotevírá žádnou otázku procesního nebo hmotného práva. Dovolání proti těmto výrokům proto není přípustné (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013).
S ohledem na shora uvedené Nejvyšší soud dovolání žalované podle §243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
V souladu s §243f odst. 2 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 20. února 2014
JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu